中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、全球貿(mào)易整體低迷及外需持續(xù)疲弱的大背景下，歐美以“產(chǎn)能過(guò)?！?、“反補(bǔ)貼”、“反傾銷”等名義針對(duì)“中國(guó)制造”產(chǎn)品發(fā)起了一系列貿(mào)易戰(zhàn)。近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在這一大背景下積極采取不同的應(yīng)對(duì)措施。其中，“走出去”作為中國(guó)企業(yè)面對(duì)上述挑戰(zhàn)采取的迂回戰(zhàn)術(shù)之一，正掀起新一輪的中企出海潮。
出海的方式多種多樣。針對(duì)中國(guó)企業(yè)在海外投資建廠的實(shí)踐以及如何避免和解決“水土不服”問(wèn)題，已多有文章討論。目前，隨著中國(guó)企業(yè)在新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品等“新三樣”領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)和產(chǎn)供鏈體系完善，也有一些外國(guó)企業(yè)提出希望通過(guò)技術(shù)許可和技術(shù)服務(wù)的方式與中國(guó)企業(yè)合作，這便為中企出海開(kāi)辟了技術(shù)出海的新方式。
技術(shù)出海不同于單純的貨物或設(shè)備出口，也不同于在當(dāng)?shù)刂苯油顿Y建廠，而主要以中方向外方進(jìn)行技術(shù)許可、提供技術(shù)服務(wù)（包括以“技術(shù)出資”的方式向中外雙方在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的合資企業(yè)進(jìn)行技術(shù)許可、提供技術(shù)服務(wù)）等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)中國(guó)企業(yè)“走出去”的目的。由于在技術(shù)出海的運(yùn)作過(guò)程中，主要由外方負(fù)責(zé)解決與在東道國(guó)展業(yè)建廠相關(guān)的土地、規(guī)劃、環(huán)境、監(jiān)管審批、勞工、稅務(wù)等問(wèn)題，對(duì)于尚不熟悉東道國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和法律環(huán)境的中國(guó)企業(yè)而言，技術(shù)出海是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小、更為穩(wěn)健的一種出海方式。
本文基于近期部分項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，嘗試總結(jié)專業(yè)機(jī)構(gòu)在艱難的談判過(guò)程中所經(jīng)歷和體會(huì)到的中外法律理念和法律文化差異，提示中國(guó)企業(yè)在技術(shù)出海過(guò)程中應(yīng)重視的主要法律問(wèn)題，希望助力中國(guó)企業(yè)在保障自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的前提下安全順利出海。
01、技術(shù)許可范圍的界定
在技術(shù)出海過(guò)程中，通常采用技術(shù)許可和服務(wù)協(xié)議來(lái)規(guī)定各方的權(quán)利義務(wù)。在技術(shù)許可和服務(wù)協(xié)議中，首先需要通過(guò)以下幾個(gè)維度來(lái)界定技術(shù)許可標(biāo)的的范圍：
（1）被許可的技術(shù)及其相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的范圍：技術(shù)許可標(biāo)的通常不僅僅涉及特定專利，而是涵括與生產(chǎn)制造特定產(chǎn)品相關(guān)的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括專利、技術(shù)秘密（know-how）、版權(quán)、商標(biāo)、保密信息等。
具體的許可范圍取決于外方自身的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)水平，也取決于中方企業(yè)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)保護(hù)的考量。如果雙方的目的是在東道國(guó)實(shí)現(xiàn)與中國(guó)國(guó)內(nèi)相似的運(yùn)用標(biāo)的技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)的能力甚至技術(shù)研發(fā)能力，則許可的技術(shù)及其相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的范圍無(wú)疑會(huì)更大，中方企業(yè)需要梳理其技術(shù)以及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“權(quán)利束”，充分考慮其未來(lái)全球制造和研發(fā)戰(zhàn)略部署，明確可以許可的范圍。
（2）許可的產(chǎn)品范圍：對(duì)生產(chǎn)多種型號(hào)/系列產(chǎn)品的企業(yè)而言，東道國(guó)的市場(chǎng)需求可能并不是其所有型號(hào)/系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)，而是經(jīng)被許可方評(píng)估后認(rèn)為在東道國(guó)市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力、或更具未來(lái)商業(yè)前景的特定型號(hào)/系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)。協(xié)議中可能需要明確所許可技術(shù)可能涉及的產(chǎn)品型號(hào)/系列。
許可產(chǎn)品的范圍確定后，需要進(jìn)一步深入細(xì)致考慮與之相關(guān)的法律問(wèn)題，例如：
? 其他產(chǎn)品使用許可技術(shù)：其他不在許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品所使用的技術(shù)可能與許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品所使用的技術(shù)有重疊。因此在考慮技術(shù)許可的范圍時(shí)，需要為不在許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品未來(lái)繼續(xù)使用許可技術(shù)留出口子。這一問(wèn)題需要與許可的排他性、地域/領(lǐng)域許可范圍等內(nèi)容一并考慮。
? 其他產(chǎn)品的自由合作：中方企業(yè)應(yīng)明確其可以與其他第三方就不在許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品開(kāi)展包括但不限于技術(shù)許可的各類合作，而不受協(xié)議的限制。
? 許可范圍內(nèi)產(chǎn)品的未來(lái)改進(jìn)：協(xié)議需要進(jìn)一步考慮中方在中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品未來(lái)的技術(shù)改進(jìn)所產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否自動(dòng)許可給被許可方？不在許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)如果可以應(yīng)用到許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品（或者許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品未來(lái)的技術(shù)改進(jìn)可以應(yīng)用到不在許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品），是否需要許可范圍內(nèi)的型號(hào)/系列產(chǎn)品和其他產(chǎn)品就相關(guān)未來(lái)改進(jìn)進(jìn)行交叉許可？
（3）地域/領(lǐng)域范圍：中方應(yīng)在其未來(lái)全球制造和研發(fā)戰(zhàn)略部署的前提下，考慮技術(shù)許可的地域/領(lǐng)域范圍，例如：技術(shù)許可是否僅在被許可方所在國(guó)家或特定區(qū)域，或者在特定領(lǐng)域使用？被許可方生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售范圍是否有限制？
這一問(wèn)題的本質(zhì)是：一旦技術(shù)許可給被許可方，被許可方順利實(shí)現(xiàn)建廠投產(chǎn)后生產(chǎn)的產(chǎn)品將在市場(chǎng)上與中方自己生產(chǎn)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。中方需要充分考慮自身研發(fā)實(shí)力和未來(lái)產(chǎn)品升級(jí)換代潛力，評(píng)估這一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)未來(lái)自身市場(chǎng)的影響。
（4）被許可使用技術(shù)開(kāi)展的活動(dòng)范圍：一般來(lái)說(shuō)，技術(shù)許可允許被許可方使用許可技術(shù)從事產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。但由于不同產(chǎn)品的特質(zhì)以及技術(shù)服務(wù)的范圍，許可方可能需要進(jìn)一步考慮許可的范圍是否包括：第三方或產(chǎn)品用戶對(duì)產(chǎn)品的測(cè)試；被許可方及其所使用的承包商在當(dāng)?shù)亟◤S過(guò)程中建設(shè)、安裝、試運(yùn)行、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等活動(dòng)。中方一般情況下希望限定許可的活動(dòng)范圍，并要求被許可方確保第三方在再許可情形下應(yīng)遵守技術(shù)許可協(xié)議規(guī)定；第三方違反協(xié)議義務(wù)應(yīng)視作被許可方在協(xié)議項(xiàng)下的違約。
針對(duì)第三方能否使用許可技術(shù)的范圍，可能會(huì)涉及對(duì)于第三方的再許可問(wèn)題。在大多數(shù)國(guó)家的法律制度下，除非協(xié)議中明確約定，否則不允許對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行再許可。因此，協(xié)議需要對(duì)再許可予以明確規(guī)定。少數(shù)國(guó)家可能對(duì)于再許可的登記和協(xié)議條款表述有特定要求，需要滿足當(dāng)?shù)靥囟ǚ梢蟆?
（5）其他服務(wù)范圍：除了技術(shù)許可本身外，如果被許可方在當(dāng)?shù)叵Ｍ麖?fù)制中國(guó)工廠，則可能要求中方在其建廠過(guò)程中提供協(xié)助，包括廠房的設(shè)計(jì)、布線、設(shè)備采購(gòu)和安裝、廠房的安全測(cè)試和試運(yùn)行等，甚至進(jìn)一步要求中方提供上游材料供應(yīng)相關(guān)協(xié)助等。如果涉及此類服務(wù)，則技術(shù)許可協(xié)議將變得更為復(fù)雜，中方需要考慮各項(xiàng)服務(wù)的責(zé)任邊界問(wèn)題。
02、排他性
技術(shù)許可范圍的界定取決于各方合作需求。與技術(shù)許可范圍界定息息相關(guān)的另一個(gè)問(wèn)題是排他性。合同雙方需要考慮中方許可技術(shù)的排他性程度。這主要會(huì)體現(xiàn)在許可產(chǎn)品的范圍、地域/領(lǐng)域的范圍上。排他性安排一般分為兩種：
（1）排他許可：被許可方之外的任何人（甚至包括中方）均不能在許可期限內(nèi)利用許可技術(shù)在許可的地域/領(lǐng)域內(nèi)生產(chǎn)許可產(chǎn)品。如果中方希望繼續(xù)使用特定許可技術(shù)，或者針對(duì)特定產(chǎn)品已經(jīng)向第三方授予特定許可技術(shù)，則排他許可中應(yīng)明確約定除外情形。
在技術(shù)出海、復(fù)制中國(guó)工廠的愿景下，通常雙方會(huì)考慮更為緊密的合作，在特定地域/領(lǐng)域內(nèi)就特定產(chǎn)品采用排他許可的可能性更高。
（2）非排他許可：非排他許可通常意味著被許可方被許可使用技術(shù)，但許可方在整個(gè)許可期限內(nèi)仍可自由使用許可技術(shù)，并可以授權(quán)其他人使用許可技術(shù)。在某些國(guó)家，非排他許可的被許可方通常會(huì)尋求通過(guò)“最惠方待遇條款”（MFN條款）限制許可方許可第三方在許可地域內(nèi)或者許可地域外使用許可技術(shù)，這是因?yàn)樽罨莘酱鰲l款能確保被許可方始終享有與許可方的任何其他被許可方同等優(yōu)惠的條款和條件。根據(jù)雙方的談判立場(chǎng)，中方可能傾向于拒絕最惠方待遇條款，或?qū)で髮?duì)其進(jìn)行限定。例如，將最惠方待遇條款的適用對(duì)象限制為“同等條款和條件”或“基本相似的情況”下的其他許可。
與技術(shù)許可本身的排他性相關(guān)聯(lián)，雙方可能在協(xié)議中進(jìn)一步約定未來(lái)的框架合作，包括排他合作。在排他合作的相關(guān)規(guī)定中應(yīng)注意排他期限的約定以及排他合作義務(wù)的條款表述，確保其可執(zhí)行性。
關(guān)于排他性的競(jìng)爭(zhēng)法相關(guān)問(wèn)題，請(qǐng)見(jiàn)本文下半部分中“競(jìng)爭(zhēng)法相關(guān)問(wèn)題”一節(jié)。
03、許可費(fèi)和服務(wù)費(fèi)
一般來(lái)說(shuō)，沒(méi)有專門的法律來(lái)規(guī)范跨境技術(shù)許可的許可費(fèi)、技術(shù)服務(wù)的服務(wù)費(fèi)和支付條款。合同各方關(guān)于價(jià)款及其支付的相關(guān)規(guī)定主要受各自財(cái)稅考量的影響。
技術(shù)許可費(fèi)一般可以采用以下形式進(jìn)行約定：
? 一次性許可費(fèi)；
? 定期（按照年、季、月或其他約定的期限）支付固定許可費(fèi)，或與特定事件或日期相掛鉤的里程碑付款；
? 按被許可方在整個(gè)許可期限內(nèi)產(chǎn)生的利潤(rùn)或營(yíng)業(yè)額的特定比例計(jì)算；
? 按生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品數(shù)量計(jì)算。
如果按被許可方利潤(rùn)或營(yíng)業(yè)額的比例計(jì)算、或按照生產(chǎn)或銷售產(chǎn)品數(shù)量計(jì)算，許可方也可以考慮約定固定的最低限額，以保護(hù)許可方免受被許可方低業(yè)績(jī)的影響，從而確保技術(shù)許可的最低收益，同時(shí)鼓勵(lì)被許可方積極生產(chǎn)。這種方法在排他許可中更為常見(jiàn)，因?yàn)樵谂潘S可中被許可方是許可方特定技術(shù)許可的唯一收入來(lái)源。
除了許可費(fèi)之外，雙方還可以商定被許可方在技術(shù)許可的整個(gè)期限內(nèi)從許可方獲得技術(shù)協(xié)助或其他服務(wù)時(shí)應(yīng)支付的費(fèi)用。
關(guān)于許可費(fèi)和服務(wù)費(fèi)的支付，協(xié)議應(yīng)明確約定許可費(fèi)和服務(wù)費(fèi)支付的貨幣和流程，并將外匯管制因素考慮在內(nèi)。
04、許可技術(shù)中的保證條款以及侵權(quán)責(zé)任
技術(shù)許可協(xié)議中的保證條款
在大多數(shù)國(guó)家的法律中，保證條款是合同中締約各方對(duì)與其相關(guān)的過(guò)去或現(xiàn)在的事實(shí)以及未來(lái)的事態(tài)進(jìn)行陳述、聲明或保證的條款。許可方愿意或能夠提供的保證類型和范圍通常是技術(shù)許可協(xié)議談判中雙方重點(diǎn)爭(zhēng)議的問(wèn)題之一。技術(shù)許可協(xié)議中的保證分為兩種：
（1）明示保證：根據(jù)具體情況，被許可方可能會(huì)就與許可技術(shù)相關(guān)的某些事項(xiàng)要求許可方給出明確的保證，并希望此類保證的范圍盡可能寬泛。但許可方希望避免提供任何保證，或者在提供的保證上增加必要限定。技術(shù)許可中通常出現(xiàn)的保證類型因技術(shù)許可所涉國(guó)家不同而可能產(chǎn)生差異，并且取決于雙方的談判實(shí)力。
一般而言，許可方應(yīng)該能夠保證其合法擁有許可技術(shù)，否則其開(kāi)展技術(shù)許可交易的資格和能力將受到極大質(zhì)疑，成為交易最大障礙之一。除了所有權(quán)的保證之外，被許可方可能還希望許可方就許可技術(shù)的其他方面提供保證，例如：
? 不侵權(quán)。保證被許可方對(duì)許可技術(shù)的使用不會(huì)侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
? 有效性和持續(xù)性。保證許可技術(shù)在適用法律下有效并持續(xù)存在。
如果許可方希望避免或減少就許可技術(shù)提供保證方面的障礙，則應(yīng)考慮盡早開(kāi)展自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盡調(diào)（請(qǐng)見(jiàn)本文下半部分中“知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡調(diào)和FTO分析”部分），明確其持有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上可能存在的瑕疵和風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于可以彌補(bǔ)的瑕疵應(yīng)盡早彌補(bǔ)；對(duì)于難以彌補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)，許可方應(yīng)至少對(duì)于問(wèn)題有充分的理解和評(píng)估，明確自身談判的底線和抓手。
（2）默示保證：某些保證事項(xiàng)也可能因協(xié)議所適用法律的相關(guān)規(guī)定而被視為已包含在技術(shù)許可協(xié)議的保證條款中，而無(wú)需在協(xié)議中明確約定。例如，《法國(guó)民法典》第1626條和第1641條規(guī)定許可的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)不存在任何產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)和隱藏缺陷。同樣，《印度貨物銷售法》規(guī)定了貨物銷售協(xié)議（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可）的一系列保證，包括許可方對(duì)許可權(quán)利擁有明確的所有權(quán)和不受阻礙的交易權(quán)利，并且不存在第三方權(quán)利負(fù)擔(dān)。但并非所有國(guó)家和地區(qū)的法律都規(guī)定默示保證，例如，適用澳大利亞、加拿大、新加坡、韓國(guó)及中國(guó)香港的法律的技術(shù)許可協(xié)議通常不會(huì)包含默示保證，保證必須在協(xié)議中明確約定。
許可方可能希望明確排除某些保證，以確保它們不會(huì)通過(guò)默示許可的方式加入?yún)f(xié)議。但能否排除此類保證應(yīng)考慮當(dāng)?shù)胤梢?guī)定。例如，《法國(guó)民法典》規(guī)定的默示保證不能通過(guò)合同解除，但允許通過(guò)其他非保證條款規(guī)定許可方有義務(wù)減少因產(chǎn)品缺陷造成的損害。
技術(shù)許可協(xié)議中的特別賠償條款（indemnity）
許多國(guó)家的法律認(rèn)可在技術(shù)許可協(xié)議中約定特別賠償（indemnity）條款。所謂特別賠償條款，即約定一方承諾通過(guò)支付金錢來(lái)補(bǔ)償另一方在合同履行過(guò)程中遭受的某些確定的損失或損害的條款。在技術(shù)許可協(xié)議中，雙方可能均希望在協(xié)議中包含一個(gè)條款，要求對(duì)方承諾在彼此因某些事件遭受損失時(shí)應(yīng)賠償損失。特別賠償?shù)木唧w觸發(fā)事件由雙方約定，通常是具有一定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生但在合同簽訂時(shí)尚未實(shí)際發(fā)生的事件，其性質(zhì)和范圍將取決于雙方在前期確定的特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、以及各方的談判地位。
在目前的技術(shù)出海中，由于技術(shù)本身的復(fù)雜性，中方可能被要求就特定技術(shù)可能涉及侵權(quán)而向被許可方提供特別賠償?shù)某兄Z。中方可以考慮開(kāi)展“自由實(shí)施”（free to operate，以下簡(jiǎn)稱“FTO”）分析來(lái)打消被許可方對(duì)于技術(shù)侵權(quán)的顧慮。如果因涉及技術(shù)秘密或考慮保密性而不適宜進(jìn)行FTO分析而無(wú)法避免提供侵權(quán)特別賠償承諾時(shí)，許可方應(yīng)考慮對(duì)特別賠償承諾予以限制，例如明確規(guī)定賠償責(zé)任上限、排除間接損失等。
對(duì)于被許可方的特別賠償承諾而言，被許可方違反技術(shù)許可協(xié)議條款是最為常見(jiàn)的特別賠償觸發(fā)事件。如果產(chǎn)品缺陷是由于被許可方的作為或不作為造成的，則被許可方的特別賠償承諾范圍還可能包括第三方因許可產(chǎn)品有缺陷而向許可方提出的任何索賠。
許可技術(shù)的第三方責(zé)任
在一些國(guó)家和地區(qū)，中方可能需要對(duì)帶有其許可技術(shù)的缺陷產(chǎn)品造成的損害承擔(dān)責(zé)任，即使他們不是缺陷產(chǎn)品的制造商或銷售商。例如，法國(guó)法律規(guī)定，如果被許可方制造的有缺陷的產(chǎn)品上出現(xiàn)許可方的名稱或商標(biāo)，則消費(fèi)者可以針對(duì)許可方提起產(chǎn)品責(zé)任索賠，許可方的責(zé)任不能被免除或限制（《法國(guó)民法典》第1245條）；中國(guó)香港法律（《貨品銷售條例》（香港法例第26章））規(guī)定，許可方可能就缺陷產(chǎn)品向最終用戶承擔(dān)責(zé)任；根據(jù)印度法律規(guī)定，許可雙方共同承擔(dān)責(zé)任，最終用戶可以針對(duì)許可雙方提出產(chǎn)品責(zé)任索賠。
在技術(shù)許可協(xié)議簽訂前，中方應(yīng)在當(dāng)?shù)厝〉藐P(guān)于產(chǎn)品責(zé)任的明確法律意見(jiàn)，并考慮在技術(shù)許可協(xié)議中約定產(chǎn)生此類第三者糾紛時(shí)的必要保護(hù)措施，例如：
? 許可方可以檢查被許可方的工廠，并監(jiān)督帶有許可方名稱的商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從源頭上減少第三者提出索賠的風(fēng)險(xiǎn)。
? 許可方可以要求被許可方保留記錄，以證明許可技術(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)，并立即召回在許可期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)有缺陷的任何產(chǎn)品。
? 許可方還可以要求被許可方在其產(chǎn)品上附有明確的標(biāo)識(shí)，向最終用戶傳達(dá)產(chǎn)品是由被許可方（而非許可方）制造的。這在某種程度上可以讓許可方在第三方提出產(chǎn)品責(zé)任索賠要求時(shí)保持相對(duì)有利的地位。
? 許可方可以就其可能因最終用戶就缺陷產(chǎn)品向其提出索賠要求而遭受的任何損失要求被許可方提供特別賠償承諾。
? 如果許可方不可避免地需要承擔(dān)責(zé)任，則許可方對(duì)于被許可方與第三方的爭(zhēng)議解決程序應(yīng)有一定控制權(quán)，包括對(duì)于抗辯、和解等重大事項(xiàng)的同意權(quán)，對(duì)于其他程序性事項(xiàng)的信息權(quán)等。
? 許可方還可以要求被許可方購(gòu)買保險(xiǎn)，為任何產(chǎn)品責(zé)任索賠提供足夠的保障，并將許可方指定為保險(xiǎn)受益人。
對(duì)許可權(quán)利有效性的質(zhì)疑
如果中方希望阻止被許可方在許可期限內(nèi)質(zhì)疑許可技術(shù)的有效性（此類條款一般稱為“不質(zhì)疑條款”），則需要考慮此類約定是否會(huì)違反相關(guān)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)法。
國(guó)內(nèi)法律通常允許協(xié)議規(guī)定不質(zhì)疑條款，只有當(dāng)許可方在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位時(shí)，此類條款才可能引起競(jìng)爭(zhēng)法的關(guān)注。但是在其他國(guó)家和地區(qū)，不質(zhì)疑條款可能是非法的。例如，根據(jù)印度法律，專利許可中任何阻止當(dāng)事人質(zhì)疑專利有效性的規(guī)定都是非法且無(wú)效的。
《歐盟運(yùn)作條約》第101條禁止以限制、阻止或扭曲歐盟內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)為目標(biāo)或效果且對(duì)歐盟成員國(guó)之間的貿(mào)易產(chǎn)生影響的協(xié)議。但是，在某些情況下可以獲得第101(1)條禁令的豁免。歐盟委員會(huì)的《技術(shù)轉(zhuǎn)讓集體豁免條例》規(guī)定，如果某些類型的技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議低于特定市場(chǎng)份額值，且不包括規(guī)定的“核心限制”時(shí)，則可以取得豁免而不適用第101條。不質(zhì)疑條款通常無(wú)法不受《技術(shù)轉(zhuǎn)讓集體豁免條例》保護(hù)，即根據(jù)歐盟法律，不質(zhì)疑條款通常是無(wú)效且不具有執(zhí)行力的。但是，在歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)排他許可中，允許被許可方質(zhì)疑許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有效性，但許可方能夠在被許可方提出此類質(zhì)疑時(shí)終止許可。
05、知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡調(diào)與FTO分析
與前述技術(shù)許可協(xié)議中的保證條款和侵權(quán)特別賠償承諾密切相關(guān)的是知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查。被許可方可能要求對(duì)許可技術(shù)開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡調(diào)，以界定、檢查和分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)和商業(yè)秘密）的強(qiáng)度、范圍，來(lái)確定許可技術(shù)的價(jià)值。但是，如前所述，許可方在必要時(shí)可以自行開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡調(diào)，明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)上可能存在的瑕疵和風(fēng)險(xiǎn)，為交易談判作準(zhǔn)備。
理想情況下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查應(yīng)在交易談判開(kāi)始前進(jìn)行。通過(guò)盡職調(diào)查，不僅可以確定更合理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值，而且在發(fā)現(xiàn)任何可能影響知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值的法律問(wèn)題時(shí)，可以主動(dòng)采取糾正措施。但是，交易談判和知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡調(diào)同時(shí)進(jìn)行，或者可能在談判即將收尾時(shí)才開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡調(diào)的情況也并不少見(jiàn)。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡調(diào)重點(diǎn)關(guān)注以下法律分析：
? 權(quán)屬：權(quán)屬通常是知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查中首先探討的問(wèn)題之一。如前所述，如果無(wú)法確定許可方對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬，則整個(gè)交易無(wú)從談起。
? FTO：評(píng)估許可方所許可的技術(shù)能否制造、使用和/或銷售目標(biāo)產(chǎn)品或服務(wù)，而不侵犯第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。FTO分析可以確定潛在的法律障礙，例如可能存在其他第三方的專利侵權(quán)索賠，阻礙知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)施。如果發(fā)現(xiàn)任何潛在的法律障礙，可能需要進(jìn)行更詳細(xì)的分析。
? 權(quán)利保護(hù)范圍、有效性和可執(zhí)行性：評(píng)估許可技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)范圍和覆蓋強(qiáng)度。例如，解釋權(quán)利要求確定專利的范圍；評(píng)估專利權(quán)利要求的新穎性和非顯而易見(jiàn)性，是否符合書(shū)面描述、實(shí)施和最佳模式要求等正式要求?？蓤?zhí)行性（特別是在美國(guó)）集中于不公平行為以及發(fā)明人、受讓遵守披露義務(wù)。對(duì)關(guān)鍵專利有效性、重要權(quán)利要求范圍狹窄或可能的不公平行為的擔(dān)憂可能可以作為要求降低許可技術(shù)估值的理由。
06、稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題
跨境技術(shù)許可也面臨復(fù)雜的稅務(wù)問(wèn)題，應(yīng)盡早尋求專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)的意見(jiàn)。基于我們的經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)許可中需要注意考慮以下關(guān)鍵稅務(wù)因素：
? 被許可方向許可方支付的、作為技術(shù)許可對(duì)價(jià)的任何款項(xiàng)（許可費(fèi)以及其他費(fèi)用）都可能需要納稅。在大多數(shù)國(guó)家，需要繳納某種形式的所得稅或企業(yè)所得稅，以及增值稅（VAT）或商品及服務(wù)稅（GST）。此外，還可能適用預(yù)扣稅和印花稅。
? 技術(shù)許可協(xié)議各方可能需要考慮當(dāng)?shù)囟愂諟p免（例如“專利盒”或研發(fā)稅收抵免）以及國(guó)際避免雙重征稅協(xié)議的規(guī)定。
稅費(fèi)以及減免額的計(jì)算涉及當(dāng)?shù)睾椭袊?guó)國(guó)內(nèi)稅法確定的一系列因素，包括：當(dāng)事人是否屬于稅收居民、許可費(fèi)的構(gòu)成、許可的知識(shí)產(chǎn)權(quán)類型等。
在確定當(dāng)事人是否屬于當(dāng)?shù)囟愂站用駮r(shí)，需要考慮當(dāng)?shù)囟惙P(guān)于稅收居民的規(guī)定。例如，中方企業(yè)雖然并不在當(dāng)?shù)刂苯油顿Y建廠，也不派遣人員長(zhǎng)期駐扎當(dāng)?shù)兀绻汕踩藛T在當(dāng)?shù)伛v留時(shí)間超過(guò)一定天數(shù)，可能被認(rèn)定為達(dá)到當(dāng)?shù)仃P(guān)于稅收居民的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。因此，中方企業(yè)如希望避免被認(rèn)定為稅收居民，應(yīng)注意人員派遣相關(guān)安排。
07、競(jìng)爭(zhēng)法問(wèn)題
各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法的普遍立場(chǎng)是：為了保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在技術(shù)許可協(xié)議中約定一些合同限制是必要的；但過(guò)分的限制則需要從競(jìng)爭(zhēng)法角度予以規(guī)制。雖然不同國(guó)家和地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)則有所不同，但對(duì)技術(shù)許可的競(jìng)爭(zhēng)法評(píng)估通常都要求進(jìn)行個(gè)案分析。在這一分析過(guò)程中，需要考慮所涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)的類型以及一系列其他考慮因素，包括：
? 許可條款（包括許可期限、范圍、使用地域或領(lǐng)域限制等）。使用地域或領(lǐng)域限制將被許可方對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用限制在一個(gè)或多個(gè)特定地域或領(lǐng)域。如果合同雙方是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這些限制就會(huì)產(chǎn)生限制競(jìng)爭(zhēng)的效果，即：可能導(dǎo)致被許可方無(wú)法成為許可使用地域或領(lǐng)域之外的競(jìng)爭(zhēng)力量。但是，從另一個(gè)角度來(lái)看，此類限制實(shí)際上可以通過(guò)促進(jìn)許可、傳播和更有效地實(shí)施相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)來(lái)產(chǎn)生有利于競(jìng)爭(zhēng)的效果。因此，在競(jìng)爭(zhēng)法評(píng)估過(guò)程中需要綜合考慮競(jìng)爭(zhēng)效果。
? 被許可方享有排他權(quán)的程度和持續(xù)時(shí)間。一般認(rèn)為，排他性許可比非排他性許可的反競(jìng)爭(zhēng)效果更強(qiáng)，因此通常需要比非排他性許可提供更強(qiáng)的促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)收益，方能就排他性許可提供必要的正當(dāng)性。但是，在某些情況下，只有排他許可才能激勵(lì)被許可方投資或進(jìn)一步開(kāi)發(fā)許可技術(shù)，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。
? 各方和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)規(guī)模和地位。一般來(lái)說(shuō)，大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)法制度對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者之間的協(xié)議（尤其是互惠協(xié)議）的處理比非競(jìng)爭(zhēng)者之間的協(xié)議更為嚴(yán)格。如果雙方是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，應(yīng)盡可能保持相關(guān)市場(chǎng)的總份額低于法律規(guī)定的門檻。
? 市場(chǎng)的性質(zhì)。例如，一些國(guó)家對(duì)于特別創(chuàng)新技術(shù)市場(chǎng)有特別規(guī)則，為技術(shù)和創(chuàng)新市場(chǎng)提供了特殊的競(jìng)爭(zhēng)考慮因素。
如果技術(shù)許可引起特別關(guān)注（例如當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手舉報(bào)），則協(xié)議可能需要提交給當(dāng)?shù)貒?guó)家競(jìng)爭(zhēng)主管部門審查。取決于不同國(guó)家法律的規(guī)定，在審查過(guò)程中，可能適用競(jìng)爭(zhēng)法豁免，以保護(hù)技術(shù)許可協(xié)議繼續(xù)有效執(zhí)行。例如，歐盟法律項(xiàng)下的技術(shù)轉(zhuǎn)讓集體豁免。
由于各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)則不同且通常涉及較為專業(yè)的法律規(guī)則和判斷，技術(shù)許可協(xié)議各方應(yīng)注意競(jìng)爭(zhēng)法相關(guān)問(wèn)題，并在合同起草和談判階段咨詢競(jìng)爭(zhēng)法專家的專業(yè)意見(jiàn)，以確保其技術(shù)許可協(xié)議條款符合競(jìng)爭(zhēng)法要求。
08、競(jìng)爭(zhēng)法問(wèn)題
技術(shù)許可協(xié)議應(yīng)規(guī)定許可期限以及各方終止的權(quán)利。
如果許可技術(shù)無(wú)法在其他地方輕易獲得，或者在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法與其他許可方達(dá)成新安排，被許可方可能要求較長(zhǎng)的固定期限。許可方需要將許可期限與許可費(fèi)的安排一并考慮，確保在許可期限內(nèi)能夠收取足夠許可費(fèi)，以涵蓋相關(guān)成本。但是，在某些情況下被許可方也可能希望能夠盡快終止許可。例如如果中方有權(quán)在許可期限內(nèi)增加許可費(fèi)，而被許可方希望保留最大的靈活性，以便在面臨過(guò)高的許可費(fèi)時(shí)擺脫困境，就可能要求有提前終止許可的權(quán)利。
關(guān)于協(xié)議的終止，除了傳統(tǒng)的重大違約、破產(chǎn)事件、合意終止等終止事件外，近年來(lái)逐漸看到被許可方要求增加制裁作為終止事件。在將制裁作為終止事件時(shí)，需要明確界定制裁的范圍、制裁事件的具體含義以及制裁事件觸發(fā)時(shí)的緩沖協(xié)商期。
在考慮協(xié)議終止的后果時(shí)，如果是因?yàn)樵S可方原因?qū)е聟f(xié)議終止，則被許可方可能要求繼續(xù)使用該技術(shù)許可。
09、審批、登記等程序問(wèn)題
上述討論的主要是技術(shù)許可協(xié)議本身的問(wèn)題。在技術(shù)出海時(shí)，還有一些法律規(guī)定問(wèn)題需要考慮。
（1）技術(shù)出口管制、技術(shù)進(jìn)口管制：跨境技術(shù)許可涉及技術(shù)出口問(wèn)題，需要考慮中國(guó)法律項(xiàng)下對(duì)于出口的技術(shù)是否存在技術(shù)出口限制；相應(yīng)的，也需要考慮被許可方所在國(guó)家或地區(qū)對(duì)于技術(shù)進(jìn)口是否有特別要求。如需要政府機(jī)關(guān)審批或備案，則協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定此類審批或備案是否作為協(xié)議生效的前提條件。
（2）許可的登記生效主義：一些國(guó)家和地區(qū)的法律可能要求在當(dāng)?shù)刂R(shí)產(chǎn)權(quán)登記處登記已注冊(cè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)許可，方能確保許可有效并可對(duì)抗第三方，例如，法國(guó)、西班牙和中國(guó)臺(tái)灣??；一些國(guó)家對(duì)登記的要求僅適用于排他許可，例如，日本法律規(guī)定排他專利許可必須在日本專利局注冊(cè)才能對(duì)抗第三方，但針對(duì)非排他許可則無(wú)此要求。
10、管轄法律與協(xié)議的語(yǔ)言文字
中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行國(guó)際合作時(shí)，對(duì)于管轄法律和協(xié)議語(yǔ)言文字條款的理解可能與一般國(guó)際交易的慣例存在差異，因此我們認(rèn)為有必要就此簡(jiǎn)單說(shuō)明。
在國(guó)際合作項(xiàng)目中，最為常見(jiàn)的管轄法律仍為英國(guó)法、中國(guó)香港法或新加坡法。這一實(shí)踐有其歷史原因，歷史上的英國(guó)殖民體系、英國(guó)法律自身的謙益性（尊重合同自治、鼓勵(lì)合同方盡可能通過(guò)合同談判分配風(fēng)險(xiǎn)）、以較為成熟的國(guó)際爭(zhēng)議解決體系為后盾等原因，因此在當(dāng)前的形勢(shì)下普通法仍作為國(guó)際商務(wù)合同的主流。中國(guó)企業(yè)當(dāng)然有權(quán)在談判過(guò)程中提出其他主張和要求，但通常由于慣性，仍需要尊重國(guó)際一般實(shí)踐。
近年來(lái)我們?cè)谝恍┓侵迖?guó)家的項(xiàng)目中也有看到以中國(guó)法為管轄法律的協(xié)議，但是此種情況主要發(fā)生在項(xiàng)目業(yè)主和承包商均為中國(guó)企業(yè)的情形，且在多數(shù)情況下是由于前方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)未經(jīng)咨詢法律意見(jiàn)而直接使用中國(guó)協(xié)議模板而導(dǎo)致的。
一些國(guó)家的法律可能要求特定國(guó)際合同必須適用當(dāng)?shù)貒?guó)家法律。這一點(diǎn)與中國(guó)法律要求中外合資、合作合同以中國(guó)法作為管轄法律是類似的。但在單純技術(shù)合作領(lǐng)域，這一要求可能有所放松。如果跨境技術(shù)許可是以“技術(shù)出資”的方式來(lái)向中外雙方在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的合資企業(yè)進(jìn)行技術(shù)許可、提供技術(shù)服務(wù)，那么，取決于合同架構(gòu)，可能可以通過(guò)單獨(dú)的技術(shù)協(xié)議處理中方與合資企業(yè)的技術(shù)許可安排，在少數(shù)情況下也可能直接將技術(shù)許可安排規(guī)定在合資協(xié)議中。如果當(dāng)?shù)胤梢蠛腺Y協(xié)議或者技術(shù)許可協(xié)議必須以當(dāng)?shù)胤蔀閰f(xié)議管轄法律，則應(yīng)當(dāng)遵守當(dāng)?shù)胤梢?guī)定。
最后，協(xié)議的語(yǔ)言文字也需要遵循當(dāng)?shù)胤梢?，如果?dāng)?shù)胤蓻](méi)有強(qiáng)制要求，則一般以英文為協(xié)議的作準(zhǔn)語(yǔ)言文字；即使當(dāng)?shù)胤蓪?duì)協(xié)議的語(yǔ)言文字有要求，通常也是各方就英文版本達(dá)成一致后翻譯成當(dāng)?shù)氐恼Z(yǔ)言文字。
